【新創園地專欄-陳全正】「共同研發」怎麼做，合約協商、權責分配與智慧財產權歸屬
對於企業主和經營者來說，「共同研發」（Joint Development）的合作方式一直是大家所關注的。一個成功的共同研發案，能藉由不同公司、學研組織的資源共享及結合，減少獨自開發的時間及成本，並擴大開發的成果及高度，甚或藉此延伸出後續合資公司、市場經營的更多商業計畫可行性，這不僅只在車廠（像是日產、雷諾、三菱的汽車聯盟，共同開發CMF 【Common Module Family】模組化底盤）、生技、半導體、食品等產業常見，中小企業連同新創公司的合作也所在多有。然而，美好的一面背後往往也伴隨著陰影，我們曾碰過不少共同研發因為合作條件約定不清，而導致權利歸屬糾紛甚至對簿公堂的案例；基本上，共同研發的合作案，核心關鍵就在於「研發成果」的權利歸屬及使用方式，這主要涉及到智慧財產權（Intellectual Property, IP）：它的申請選擇、歸屬、使用、保護，都會直接影響到各個參與者的利益。從而，本文就以此為軸心，解說相關實務常見問題及注意事項的提醒，又由於「專利」是這類合作案大家尤其在意的，本文也會一併予以介紹。
合作前期協商階段的提醒
- 意向書（Letter of Intent, LOI） 或備忘錄（Memorandum of Understanding, MOU）簽署的重要性：白話來說，可以將意向書想像成是一場商業聯姻前的訂婚協議，目的主要在於作為確立後續合作意向、指引後續談判，建立互信基礎的準備。意向書或備忘錄，雖然實務上這類文件常因內文的「無法律拘束力」條款（non-binding）以及欠缺明確執行條件而被認為沒有拘束效果，但仍應注意在「保密條款（Confidentiality）」、「費用各自負擔」、「獨家談判條款（Exclusivity）」等通常仍是會有效的。
- 保密協議（Non-Disclosure Agreement, NDA）應簽署：保密協議在投資場景的簽署與否常有不同的討論及看法；但以共同研發的合作案，由於合作彼此都會揭露現有及未來大量的內部技術和商業資訊，因此簽署是有其必要性的。但務實地說：「NDA並不是萬能的」：首先在罰則效果上，實務要證明對方洩密所造成的損害是件相當困難的事情，所以對應違約金條款設計便很重要。再者，由於洩密行為一樣不容易舉證，所以千萬不要因為簽署了保密協議就放鬆了對於資訊的管控和保護，該有的必要保密措施還是要做。
進入到實質合作研發階段的提醒：契約、權利歸屬、中途退出責任的約定
當大家經過前期討論而對於共同研發已有共識，就會進入到實際的合作，包括共同研發契約的簽署。由於這裡要注意的重點非常多，尤其共同研發契約更是重要：其中，關於權利歸屬及一方中途退出後的處理特別需要留意。
1. 研發成果權利歸屬的認定及規範：
所開發出新技術的智慧財產權，應該歸誰？這是實務上非常容易產生誤解的問題，「是不是出錢多的那方，專利權就歸他？」、「提供設備或數據，就共有該研發技術」、甚或「既然是共同研發，大家都叫發明人，大家都有專利權」？其實，專利法等精神非常明確：專利權的歸屬，和你的「身分」（職稱）或「出錢」並沒有直接關係。取得權利唯一的關鍵，叫做「實質貢獻」。然而，什麼叫「實質貢獻」？聽起來相當抽象，根據法院實務判決，所謂專利的「發明人」，是指「為完成發明而進行精神創作之人」。他必須對發明的「構想」（conception）與「貢獻」（contribute）有實質貢獻。舉例來說，在半導體或IC設計的共同研發案中，一個晶片從無到有，需要系統工程師、電路設計師、布局工程師、測試工程師等許多人的投入。但誰才是發明人呢？
這裡的認定關鍵在於：「要能提出解決問題的具體方法」（且請注意：這裡的發明人並不以對各請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人）。因此像過往就有發起專案的經理人、分析數據的助理，只負責「組織、領導或準備工作」，或做一些例行性工作，這些都無法被認定為發明人。所謂真正有貢獻的人，仍是「針對發明所欲解決的問題，提出具體而可達成構想之技術手段」的人。也就是說，他必須在「構思」和「實現」上都有具體的付出。過往曾有案例，有個「如何分離純化化合物」的專利爭訟案，其中一位科學家雖然是研發計畫主持人，也負責化合物的結構分析和命名、甚至有一些相關領域前案的研發成果，但法院審理後發現，這位主持人對這件「如何分離純化化合物」發明的關鍵技術手段並沒有實質貢獻，因此無法被認定為發明人。
所以，法院會逐項分析專利申請的技術內容，看是誰真正提出了核心的技術構想。也請各位務必留意，在共同研發的過程中，要留下完整的研發、討論紀錄（像是Line對話、會議記錄、電子郵件或技術文件等）以作為一旦發生爭訟，能夠主張自己是實質發明人的有力證據。
2. 中途退出的處理機制：
這是合約中另一個必須仔細思考的問題。如果其中一方在研發到一半時，突然資金斷鏈或策略轉變，決定退出，該如何處理？建議注意以下幾點，且應事先約定：
（1）研發成果的歸屬：合約應該明確規定，若一方在特定階段（例如，在專利提交前）退出、不玩了，將喪失對已完成的研發成果（半成品）的權利。換言之，並未退出者可以持續進行該案件研發，也較公平。
（2）退出費用：為了彌補另一方的損失，合約可以約定，無故退出的企業需要支付一筆退出費或補償金。
（3）退出後的競業禁止：這點非常重要。即使有保密條款，也很難完全防止對方利用在合作中學到的知識而用於競爭領域。因此，合約可以設定合理的競業禁止期限和範圍，限制退出方在一定時間內，不得在同一領域內與你競爭。
研發成果後的申請及使用階段：關於專利、智財共有的管理
當共同研發順利產出結果，這時是否申請專利、並是否由雙方共有時，新的挑戰才剛開始。
1. 首先科普一下「專利權」。專利權，其實是一種「排他權」，也就是排除他人未經同意使用你發明的權利，但這並非「獨占權」。如果您的專利是基於他人的技術改良而來，您雖然擁有專利，但仍無法獨立使用，還是會侵犯他人的權利。
2. 多人共有專利權時的「麻煩」：其實，在法律的制度上原本就不鼓勵共有，因為會造成權利行使上的繁瑣，而不利社會經濟運作。回到專利及智慧財產權的規定，其實在共有部分規定都相當簡略，這就有賴當事人之間的約定。若未有明確約定，以下就是在權利共有時所會產生的議題：
（1）權利「整體」行使的限制：首先，當共同發明時，其實是要所有發明人同意才能進行專利申請，因此實務上也會有部分發明人不願意申請專利（例如不願意對市場公開，而只要以營業秘密保護即可）的情況，這點就需要及早溝通，以避免陷入申請專利時的僵局。再者，發明專利權為共有時，非經共有人「全體」的同意，是不能夠讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄（專利法§64）權利的。至於，個別共同發明人「應有部分」也有行使的限制，當共有人非經其他共有人之同意，也不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。而發明專利權共有人拋棄應有部分時，該部分歸屬其他共有人。（專利法§65）
（2）由上述規定可知，其實在共有情況下，一方想要將「整體專利」對外授權（也才有商業價值）是有很大限制的；也就是需要得到全體共有人同意。這表示，如果您的合作夥伴不同意，即使您有再好的授權機會，也無法實現。不過這邊有個空隙，就是保有「自己實施的權利」：專利法允許專利共有人「自行」實施專利，這時就不需要經過其他共有人的同意，也無須再支付報酬。但這也引發了另一個問題：如果您的合作夥伴比較有商業能力，在能自行實施共有專利情況下，賺的盆滿砵滿，但您卻分不到，這時您是否可以主張「不當得利」？實務上，法院通常認為這並未妨礙您使用專利權，因此無法請求不當得利或侵權行為的損害賠償。
（3）因此，我們都絕對建議，關於權利歸屬乃至於後續的使用機制（包括但不限於產品、範圍、地區、時間、交叉分潤、可否延伸開發等）都務必一開始就應約定；也由於共有專利實在是不得不的方式，如有機會，事前約定一筆價金直接買斷權利（例如很多學研機構由於欠缺後續稽核機制，對於買斷的作法也能夠接受），或是另外用授權或同意使用的約款，都會比單純共有來的好，至少不會在使用上動輒得咎。
3. 最後，當共同研發，卻被一方單獨申請專利的狀況如何救濟？
（1）民事訴訟：真正的專利權人可以依據民法上的不當得利、侵權行為等理由，向法院提起訴訟，請求對方移轉專利權或確認專利權歸屬。
（2）發起舉發：利害關係人也可以向智慧財產局提起舉發 ，主張該專利「非由專利申請權人提出申請」。如果舉發成功，專利權被撤銷，真正的專利權人可以在撤銷後兩個月內，以原申請日為申請日，重新申請專利 。這是一個非常強力的法律武器，可以追溯到原來的申請日，保護自身的權利。
4. 延伸提醒：在和別人合作前，公司內部關係應優先打點好。避免公司研發成果落在個人身上，更不用談和共同合作方的商業使用了。基本上，在公司內部的研發分為聘僱（員工）和委託兩種態樣，這裡也予以簡介
（1）聘僱（職務上發明之認定）：受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，如果契約沒有特別約定，則其專利申請權及專利權屬於雇用人，但雇用人應支付受雇人適當之報酬（專利法§7I）。請注意，這裡的受雇人是以「實質認定」而非名目，即使經理人亦仍可能適用此規定（像是聘僱從事研發，服務契約、勞工身分提列退休金）；實務上曾有經理人被公司延聘職進行鋰電池專案的研發，這也是公司原本的所屬技術領域「鋰電池」與「充電電池」，更是公司延聘該經理人之目的，法院認為依照雙方認知這確實屬於所謂的職務上之發明。
這裡有個常見問題「企業沒支付報酬前，我可以主張同時履行抗辯、不准企業使用嗎？」（民法§264）？由於此項報酬並非雇用人（公司）取得受雇人職務上發明依契約所應為之對待給付，非屬因契約互負債務，因此職務發明人不得就公司應給付之適當報酬與移轉系爭專利之義務，主張同時履行抗辯（簡單來說，就是一碼歸一碼）。
（2）委託：一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
最後，如何處理共同研發，卻被一方單獨申請專利的狀況？
- 民事訴訟：真正的專利權人可以依據民法上的不當得利、侵權行為等理由，向法院提起訴訟，請求對方移轉專利權或確認專利權歸屬。
- 發起舉發：利害關係人也可以向智慧財產局提起舉發 ，主張該專利「非由專利申請權人提出申請」 。如果舉發成功，專利權被撤銷，真正的專利權人可以在撤銷後兩個月內，以原申請日為申請日，重新申請專利 。這是一個非常強力的法律武器，可以追溯到原來的申請日，保護自身的權利。
總結
共同開發合作案執行的關鍵，由於現行法規對此規定並不充分，因此預先盡可能地設定所有規則，從研發投入到後續使用（共有、買斷、授權等）便是重點。只有在合約中明確且詳細地定義權利與義務，才能讓這場共同研發的旅程，走得更長久、更順利。
陳全正律師（法律兵工廠粉專：https://reurl.cc/96Oryd ）
